Прекращение действия охранных документов на торговые марки

Антонина Пахаренко-Андерсон, генеральный директор патентно-правовой фирмы «Пахаренко и партнеры»

В данной статье предлагаем рассмотреть два случая прекращения действия охраны: на знак для товаров и услуг, охраняемый по национальной процедуре, и на знак, зарегистрированный по Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее – Мадридское соглашение).

В первом случае, если третье лицо (субъект хозяйствования) считает, что владелец зарегистрированного знака для товаров и услуг не использует его без уважительных причин, что препятствует этому субъекту хозяйствования в получении в Украине правовой охраны уже
для своего знака и ведению хозяйственной деятельности, он может подать в суд иск о досрочном прекращении действия свидетельства на упомянутый знак.
Согласно ст. 1 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» от 15.12.1993 с изменениями и дополнениями (далее – Закон), знак – это обозначение, по которому товары и услуги одних лиц отличаются от товаров и услуг других лиц. В соответствии с ч. 1 ст. 492 Гражданского кодекса Украины (далее – ГК Украины), торговой маркой может быть любое обозначение или любая комбинация обозначений, способных отличить товары (услуги), производимые (предоставляемые) одним лицом, от товаров (услуг), производимых (предоставляемых) другими лицами.

Согласно ч. 2 ст. 495 ГК Украины и ч. 4 ст. 5 Закона, объем предоставляемой правовой охраны определяется изображением знака для товаров и услуг (торговой марки) и перечнем товаров и услуг, внесенным в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг,
и подтверждается свидетельством Украины на знак для товаров и услуг с приложенными к нему копией внесенного в реестр изображения знака и перечнем товаров и услуг.
Лица, являющиеся субъектами, которым принадлежат имущественные права интеллектуальной собственности на торговую марку, приобретают право на ее использование для обозначения соответствующих товаров или услуг на всей территории Украины. В соответствии со ст. 16 Закона, права, вытекающие из свидетельства, действуют от даты подачи заявки. Свидетельство предоставляет его владельцу право использовать знак и другие права, которые определены Законом.
Использованием знака для товаров и услуг, согласно ч. 4 ст. 16 Закона, признается:
• нанесение его на какой-либо товар, для которого знак зарегистрирован, упаковку, в которой содержится такой товар, вывеску, связанную с ним, этикетку, нашивку, бирку или другой прикрепленный к товару предмет, хранение такого товара с указанным нанесением торговой марки с целью предложения продажи, предложение товара для продажи, продажа, импорт (ввоз)
и экспорт (вывоз) этого товара;
• применение его во время предложения и предоставления какой-либо услуги, для которой знак зарегистрирован;
• применение его в деловой документации или в рекламе и в сети Интернет, в том числе в доменных именах. При этом знак признается использованным, если он применен в форме зарегистрированного знака, а также в форме, отличающейся от зарегистрированного знака
лишь отдельными элементами, если это не меняет в целом отличительности знака.
Исходя из правовой природы знака для товаров и услуг, имущественные права интеллектуальной собственности на знак действуют только по отношению к товарам и услугам, для которых права на этот знак зарегистрированы, и которые отвечают Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), то есть обязательным условием для установления факта использования знака является его использование относительно именно тех товаров и услуг, для которых он зарегистрирован. Как предусмотрено ч. 2 ст. 497 ГК Украины, действие имущественных прав интеллектуальной собственности на торговую марку может быть прекращено досрочно по
инициативе лица, которому они принадлежат, если это не противоречит условиям договора, а также в других случаях, предусмотренных Законом.
Согласно ч. 4 ст. 18 Закона, если знак не используется в Украине полностью или относительно части указанных в свидетельстве товаров и услуг на протяжении трех лет от даты публикации сведений о выдаче свидетельства либо от другой даты после этой публикации, любое лицо имеет
право обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства полностью или частично.
В таком случае действие свидетельства может быть прекращено полностью или частично лишь при условии, что владелец свидетельства не укажет уважительные причины такого неиспользования. Такими уважительными причинами, в частности, являются:
• обстоятельства, препятствующие использованию знака независимо от желания владельца свидетельства, такие как ограничение импорта или другие требования к товарам и услугам, установленные законодательством;
• возможность введения в заблуждение относительно лица, изготовляющего товары или предоставляющего услуги, во время использования знака лицом, обратившимся в суд, либо другим лицом относительно товаров и услуг, в отношении которых выдвинуто требование о прекращении действия свидетельства.
Важно учитывать, что обязательство доказывания факта использования знака для товаров и услуг, а также доказывание уважительных причин неиспользования знака, возлагается на его владельца.
Необходимо отметить, что владелец свидетельства имеет право предоставить какому-либо лицу разрешение (выдать лицензию) на использование знака на основании лицензионного договора, который должен содержать условие о том, что качество товаров и услуг, изготовленных или предоставленных по лицензионному договору, не будет хуже, чем качество товаров и услуг владельца свидетельства, и что последний будет осуществлять контроль над исполнением этого условия.
Советуем учесть, что, исходя из ч. 4 ст. 18 Закона, передача прав на использование знака для товаров и услуг по лицензионному договору не является использованием владельцем такого знака, если другие лица, которым переданы права, не используют этот знак. Кроме того, документальные свидетельства относительно использования знака для товаров и услуг должны предоставляться суду до даты возможной подачи иска другим субъектом хозяй-Что касается второго случая – признания недействительной на территории Украины международной регистрации на знак согласно Мадридскому соглашению – здесь можно посоветовать следующее.
Согласно ч. 1 ст. 4 Мадридского соглашения, с момента регистрации, произведенной в Международном бюро в соответствии с положениями статей 3 и 3-ter этого соглашения, в каждой заинтересованной договаривающейся стране знаку предоставляется такая же охрана, как и при
непосредственной подаче.
Что касается условий регистрации и независимости охраны одного и того же знака в разных странах, то ст. 6 Парижской конвенции об охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция) устанавливает, что условия подачи заявки и регистрации товарных
знаков определяются в каждой стране Союза (Парижский Союз) ее национальным законодательством; однако знак, заявленный гражданином страны Союза в любой другой стране Союза, не может быть отклонен или признан недействительным на основании того, что он не был заявлен, зарегистрирован или возобновлен в стране происхождения; знак, который надлежащим образом зарегистрирован в любой стране Союза, рассматривается как независимый от знаков, зарегистрированных в других странах Союза, включая страну происхождения.
Касательно срока действия международной регистрации, ее независимости и прекращения охраны в стране происхождения части 2-4 ст. 6 Мадридского соглашения предписывают, что по окончании пятилетнего срока от даты международной регистрации эта регистрация становится независимой от национального знака, предварительно зарегистрированного в стране происхождения, с учетом следующих положений: охрана, возникающая вследствие международной регистрации знака, независимо от того, была ли она предметом передачи прав, не может быть истребована полностью или частично, если на протяжении пяти лет от даты международной регистрации национальный знак, ранее зарегистрированный в стране происхождения согласно статье 1, уже не пользуется полностью или частично правовой охраной в данной стране. Это положение применяется также в случае, когда правовая охрана прекращается позже вследствие возбуждения судебного дела, начатого до окончания пятилетнего срока; в случае исключения знака из национального реестра, совершенного по просьбе заявителя или ex officio, ведомство страны происхождения будет требовать от Международного бюро исключить знак из Международного реестра, Бюро совершит эту операцию. В случае возбуждения судебного дела указанное ведомство пересылает Международному бюро ex officio либо по требованию истца копию искового заявления или любого другого документа, подтверждающего этот иск, а также окончательное решение суда; Бюро делает отметку об этом в Международном реестре.
Таким образом, если действие международной регистрации этого знака не прекращено, для признания недействительной такой регистрации на территории Украины необходимо подавать
соответствующий судебный иск в Украине.